新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”

　　該條款系我國《商標(biāo)法》首次對商標(biāo)在先使用抗辯作出規(guī)定，被知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)界普遍認(rèn)為具有重要的意義。

　　在先使用權(quán)是一種抗辯權(quán)

　　眾所周知，根據(jù)我國《商標(biāo)法》，商標(biāo)權(quán)的獲得采用注冊獲得為主的方式，只有經(jīng)國家工商總局商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)才享有商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)；對于同一天申請的，商標(biāo)權(quán)的獲得才采用使用在先為輔的方式。由于我國實(shí)行的是自愿注冊原則，理論上又承認(rèn)未注冊商標(biāo)的合法性，因此在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中存在注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)兩種不同的商標(biāo)形式。對于未注冊商標(biāo)，只有在特定情況下才可以獲得保護(hù)。

　　新《商標(biāo)法》第五十九條第三款明確規(guī)定了商標(biāo)在先使用權(quán)制度。北京集佳律師事務(wù)所合伙人趙雷告訴記者，“商標(biāo)在先使用權(quán)”是商標(biāo)注冊原則的一種例外，其設(shè)立的目的是保護(hù)因已經(jīng)實(shí)際在先使用而產(chǎn)生識(shí)別作用的商標(biāo)，平衡在后商標(biāo)注冊人和在先商標(biāo)使用人之間的利益沖突，保護(hù)公平競爭的市場秩序。

　　多名律師在接受采訪時(shí)都認(rèn)為，在先使用抗辯權(quán)規(guī)定在第七章“注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)”之下，從基本法的角度將在先使用作為侵權(quán)抗辯的事由給予明確規(guī)定，吸納了相關(guān)司法解釋的精髓，將這種抗辯推廣至所有商標(biāo)，是一項(xiàng)重要的修改。

　　中國科學(xué)院大學(xué)人文學(xué)院法律與知識(shí)產(chǎn)權(quán)系主任李順德教授在接受采訪時(shí)指出，該條款給予在先使用的未注冊商標(biāo)一定的保護(hù)，是此次《商標(biāo)法》修改的一大亮點(diǎn)。他介紹說，在世界范圍內(nèi)，注冊保護(hù)和使用保護(hù)這兩大體系近年來呈現(xiàn)不斷融合、互相借鑒的趨勢。此次我國修改《商標(biāo)法》，在前兩次修改的基礎(chǔ)上加大了對未注冊商標(biāo)的保護(hù)力度，這與國際上的發(fā)展潮流是一致的。

　　新《商標(biāo)法》為何增加此條款

　　我國《商標(biāo)法》實(shí)行的是注冊主義原則，對于在先使用的未注冊商標(biāo)是否給予保護(hù)以及怎樣保護(hù)，一直備受關(guān)注，但學(xué)界和司法界均存在較大分歧。

　　一種意見奉行絕對的注冊優(yōu)先原則，即一旦發(fā)生沖突只有注冊商標(biāo)受《商標(biāo)法》的保護(hù)，在先使用的商標(biāo)不得繼續(xù)使用。在司法實(shí)踐中，一些法院奉行嚴(yán)格的法定主義，認(rèn)為在后注冊的商標(biāo)具有法定的排他效力，未注冊商標(biāo)即使在先使用過也不能繼續(xù)使用。

　　一名工商干部告訴記者，當(dāng)?shù)卦幸患覛v史悠久的餐飲企業(yè)，使用某商標(biāo)多年，后來遭到商標(biāo)侵權(quán)訴訟，雖然該企業(yè)使用在先，卻仍被判決賠償，“確實(shí)感覺有點(diǎn)兒冤”。

　　另一種意見則認(rèn)為，對于在先使用的未注冊商標(biāo)應(yīng)給予尊重和保護(hù)。實(shí)踐中也有一些法院在保護(hù)符合一定條件的在先使用的未注冊商標(biāo)的前提下，態(tài)度鮮明地提出注冊商標(biāo)專用權(quán)并不具有完全的排他效力，類似案例也有不少。

　　在此次新《商標(biāo)法》修改過程中，有不少學(xué)者提出要給予在先使用的未注冊商標(biāo)一定的保護(hù)。例如王蓮峰撰寫的《論對善意在先使用商標(biāo)的保護(hù)——以杜家雞商標(biāo)侵權(quán)案為視角》一文就建議《商標(biāo)法》第三次修改時(shí)應(yīng)增加商標(biāo)先用權(quán)的規(guī)定，并明確在先使用權(quán)的范圍。中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授馮曉青也在《商標(biāo)法第三次修改重大問題研究》一文中提出承認(rèn)“未注冊商標(biāo)的繼續(xù)使用權(quán)”。

　　基于歷史和現(xiàn)實(shí)的考量，我國這次修改《商標(biāo)法》時(shí)，特別考慮了在先使用商標(biāo)的繼續(xù)使用權(quán)的問題，對于在先使用的商標(biāo)，在符合一定條件的情形下可以繼續(xù)使用。

　　限制條件如何認(rèn)定成焦點(diǎn)

　　值得注意的是，雖然法律上有必要給予在先使用的未注冊商標(biāo)一定的保護(hù)，但我國仍是以商標(biāo)注冊制度為主，因此對未注冊商標(biāo)的保護(hù)水準(zhǔn)不宜過高。商標(biāo)在先使用權(quán)不同于商標(biāo)權(quán)，它僅僅是一種抗辯權(quán)，是一種用于對抗注冊在后的商標(biāo)權(quán)，從而在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利。因此，新《商標(biāo)法》第五十九條第三款對受保護(hù)的在先使用的未注冊商標(biāo)規(guī)定了一定的限制條件。這些條件如何認(rèn)定非常關(guān)鍵，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　從新《商標(biāo)法》第五十九條第三款的規(guī)定來看，在先使用的未注冊商標(biāo)要繼續(xù)使用，需要滿足3個(gè)限制條件：一是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊之前，未注冊商標(biāo)使用人已經(jīng)在先使用且有一定市場影響；二是在先使用的未注冊商標(biāo)只能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；三是注冊商標(biāo)專用權(quán)人可以要求在先使用的未注冊商標(biāo)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，以免發(fā)生混淆。

　　記者了解到，受關(guān)注度較高的首先是“原使用范圍”如何理解的問題，尤其是地域范圍。北京萬慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司高級合伙人黃暉認(rèn)為，結(jié)合歐盟和美國的情形，抗辯應(yīng)當(dāng)局限于該在先使用的特定地域范圍。最高人民法院在“鴨王”一案中也認(rèn)為“北京鴨王在先使用所形成的在先權(quán)益應(yīng)該得到保護(hù)，其有權(quán)在北京地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用其在先使用的鴨王標(biāo)識(shí)”。黃暉認(rèn)為，在先使用一旦遭遇在后商標(biāo)注冊申請，相當(dāng)于立即被“凍結(jié)”在已經(jīng)使用的地域，不能再越雷池半步。

　　趙雷律師則提出另一種需要注意的情形，由于目前電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，對于像淘寶網(wǎng)、阿里巴巴這樣以網(wǎng)絡(luò)銷售為主的銷售模式，如何確定在先使用商標(biāo)的地域范圍，仍有待進(jìn)一步明確。江西省撫州市工商局干部黃璞琳也指出，在先商標(biāo)使用人在原使用的地域范圍內(nèi)，通過電子商務(wù)平臺(tái)將商品銷售給該地域范圍之外的顧客，或者吸引外地顧客到其原使用地域范圍來接受服務(wù)，是否具有合理性，這個(gè)問題值得關(guān)注。

　　此外，如何“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”也成為此條款適用中的一個(gè)具體問題。

　　黃璞琳認(rèn)為，借鑒《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》“繼續(xù)使用與注冊人的使用發(fā)生實(shí)際混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)的，繼續(xù)使用人應(yīng)在使用服務(wù)商標(biāo)時(shí)，增加地理名稱標(biāo)志，以便與注冊人使用的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別”的規(guī)定，附加的適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)可以是地理名稱，也可以是足以區(qū)別商品來源的企業(yè)身份標(biāo)識(shí)。

　　黃暉則認(rèn)為，在后的商標(biāo)注冊人如果認(rèn)為在先使用人使用的商標(biāo)容易使相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，可以要求在先商標(biāo)使用人在使用其未注冊商標(biāo)時(shí)，加上適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識(shí)。而且，為了保護(hù)在后的商標(biāo)注冊人和普通消費(fèi)者的利益，即使商標(biāo)注冊人沒有行使此請求權(quán)，也應(yīng)當(dāng)要求在先商標(biāo)使用人主動(dòng)承擔(dān)防止混淆的義務(wù)。